La suite dans la saga FESTO sur la doctrine des équivalents: un équivalent est prévisible s’il est connu dans l’art antérieur en général et non par la personne versée dans l’art de l’invention

Dans la suite de l’affaire Festo Corp. v. SMC Corp. qui dure depuis de nombreuses années, la Cour d’appel du Circuit fédéral a récemment tranché une question relative à l’application de la doctrine des équivalents.  Selon cette doctrine américaine, un produit pourrait être une contrefaçon d’une revendication de brevet, même si le produit ne comprend pas toutes les composantes décrites de façon littérale dans la revendication. Les composantes qui diffèrent doivent avoir un rôle non-substantiel dans le fonctionnement de l’appareil, ou doivent remplir la même fonction de l’élément de la revendication de la même manière pour obtenir le même résultat.

De plus, cette doctrine fait intervenir un autre concept important aux États-Unis, l’importance d’amendements faits aux revendications lors de la poursuite de la demande et qui sont contenus dans le dossier de poursuite (Prosecution history estoppel ou file wrapper estoppel). Si un amendement restreint la portée d’un des éléments de la revendication, la doctrine des équivalents mentionnée ci-dessus ne pourra pas s’appliquer et le breveté doit prouver une contrefaçon littérale de l’élément en cause. Dans une décision sur une autre question dans l’affaire FESTO et qui était monté jusqu’à la Cour suprême des États-Unis, il a été établi que la doctrine des équivalents pouvait néanmoins s’appliquer par rapport à un élément amendé dans une revendication dans le cas de trois exceptions:

  1. L’équivalent n’était pas prévisible au moment de l’amendement;
  2. La raison derrière l’amendement plus restreignant de l’élement est reliée de manière tangentielle à l’équivalent; et
  3. D’autres raisons.

Dans le cas présent, FESTO avait amendé la revendication pour désigner un élément comme étant un “magnetizable sleeve”. Le produit potentiellement contrefacteur comprenait un “aluminum sleeve”. Bien que les “aluminum sleeve” étaient connus dans l’art antérieur lors de l’amendement, leur fonction comme pouvant agir comme un écran magnétique (qui est la fonction du “magnetizable sleeve”) n’était pas connue par les personnes versées dans l’art. FESTO a donc argumenté que les “aluminum sleeve” n’étaient pas des équivalents prévisibles.

La Cour d’appel a tranché en expliquant que la connaissance de la prévisibilité de la fonction de l’équivalent par la personne versée dans le domaine de l’invention n’est pas pertinent dans l’évaluation de la prévisibilité de l’équivalent. Il suffit que l’élément équivalent existe, peu importe ses fonctions connues. FESTO n’a pas pu donc avoir recours à la doctrine des équivalents pour établir la contrefaçon de la revendication en cause.

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