La contrefaçon par incitation: la Cour fédérale rejette une action contre une compagnie vendant des remplacements de pièces usées d’un appareil breveté

Dans l’affaire MacLennan c. Gilbert Tech Inc., 2006 CF 1038, (1 septembre 2006), la Cour fédérale s’est penchée sur un cas intéressant de contrefaçon par incitation. Gilbert Tech reconnaissait (dans ses brochures promotionnelles, entre autres) que les pièces qu’elle vendait (des dents de scie) pouvaient être utilisées pour remplacer des pièces usées d’un appareil breveté par la compagnie Quadco (la combinaison de dent de scie et de porte-dent).  La Cour fédérale a déterminé qu’il n’y avait pas de contrefaçon par incitation avec le raisonnement succinct suivant:

ANALYSE

[11]           Pour réussir, les demandeurs doivent prouver chacun des éléments suivants :

a)         que l’acte de contrefaçon a été exécuté par le contrefacteur direct;

b)         que l’exécution de l’acte de contrefaçon a été influencée par le vendeur, à un point tel que sans cette influence la contrefaçon n’aurait pas été commise par l’acheteur;

c)         que l’influence a été sciemment exercée par le vendeur, c’est-à-dire que le vendeur savait que son influence entraînerait l’exécution de l’acte de contrefaçon (AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), 2002 CAF 421, [2002] A.C.F. no 1533 (C.A.F.) (QL)).

[12]            Après avoir réexaminé le dossier, je suis d’avis que les demandeurs ont failli à cette tâche quant au premier facteur, il ne sera donc pas nécessaire d’analyser les deux autres.

[13]           Dans cette cause les exploitants forestiers, en achetant la combinaison brevetée Quadco, peuvent en vertu de la licence implicite découlant de cet achat en réparer les composantes (Harold G. Fox, Canadian Patent Law and Practice, 4 ed., Toronto, Carswell, 1969, page 301). Une composante de la combinaison peut être remplacée sans qu’il y ait contrefaçon en autant que ce remplacement soit rendu nécessaire à la suite de l’usure normale de la combinaison (page 391 du même volume).

[14]           Il a été mis en preuve qu’il arrive fréquemment dans le cours de l’utilisation normale de la combinaison brevetée Quadco que des dommages soient causés soit à la dent elle-même, ou au porte-dent en coupant un arbre  près du sol ou lorsqu’il y a contact avec des roches. C’est dans le cadre de l’usure normale de la combinaison Quadco que de telles situations se produisent.

[15]           J’en viens donc à la conclusion que les opérateurs forestiers, acheteurs des produits de la défenderesse peuvent réparer les composantes endommagées de la combinaison brevetée Quadco en y insérant les dents Gilbert sans enfreindre le brevet.

[16]           Le brevet concerne une combinaison de dent de scie et porte-dent pour scie circulaire. À mon humble avis, la défenderesse ne vend pas ou ne fournit pas à ses acheteurs les composantes nécessaires pour reproduire l’invention telle que brevetée. Je suis d’accord avec la défenderesse lorsqu’elle allègue : « lorsque Gilbert vend des produits de remplacement des produits Quadco, elle ne fournit pas de porte-dent, mais seulement des dents ou des dents et des adaptateurs dépendamment du modèle ». Les dents elles-mêmes vendues par la défenderesse ont des caractéristiques différentes des dents vendues et fabriquées par Quadco.

[17]           Les pièces de remplacement de Gilbert ne sont pas munies d’un porte-dent. À titre d’exemple : la dent à dos cylindrique est vendue avec un adaptateur car elle ne peut s’appuyer sur les moyens  d’appui du porte-dent Quadco. Le brevet ne protège pas des dents seules mais une  combinaison de dent de scie et porte-dent, Quadco n’a pas revendiqué une dent de scie sans porte-dent, ni d’un porte-dent sans dent de scie. D’ailleurs la demanderesse Quadco détient plusieurs brevets sur des dents seules.

[18]           Les demandeurs ne se sont pas déchargés du fardeau de démontrer par preuve prépondérante qu’ils ont rencontré le premier critère de contrefaçon par incitation soit la contrefaçon directe par les clients de la défenderesse. La défenderesse Gilbert ne peut donc pas être tenu responsable de contrefaçon par incitation.

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