La suite dans la saga FESTO sur la doctrine des équivalents: un équivalent est prévisible s’il est connu dans l’art antérieur en général et non par la personne versée dans l’art de l’invention

Dans la suite de l’affaire Festo Corp. v. SMC Corp. qui dure depuis de nombreuses années, la Cour d’appel du Circuit fédéral a récemment tranché une question relative à l’application de la doctrine des équivalents.  Selon cette doctrine américaine, un produit pourrait être une contrefaçon d’une revendication de brevet, même si le produit ne comprend pas toutes les composantes décrites de façon littérale dans la revendication. Les composantes qui diffèrent doivent avoir un rôle non-substantiel dans le fonctionnement de l’appareil, ou doivent remplir la même fonction de l’élément de la revendication de la même manière pour obtenir le même résultat.

De plus, cette doctrine fait intervenir un autre concept important aux États-Unis, l’importance d’amendements faits aux revendications lors de la poursuite de la demande et qui sont contenus dans le dossier de poursuite (Prosecution history estoppel ou file wrapper estoppel). Si un amendement restreint la portée d’un des éléments de la revendication, la doctrine des équivalents mentionnée ci-dessus ne pourra pas s’appliquer et le breveté doit prouver une contrefaçon littérale de l’élément en cause. Dans une décision sur une autre question dans l’affaire FESTO et qui était monté jusqu’à la Cour suprême des États-Unis, il a été établi que la doctrine des équivalents pouvait néanmoins s’appliquer par rapport à un élément amendé dans une revendication dans le cas de trois exceptions:

1. L’équivalent n’était pas prévisible au moment de l’amendement;
2. La raison derrière l’amendement plus restreignant de l’élement est reliée de manière tangentielle à l’équivalent; et
3. D’autres raisons.

Dans le cas présent, FESTO avait amendé la revendication pour désigner un élément comme étant un “magnetizable sleeve”. Le produit potentiellement contrefacteur comprenait un “aluminum sleeve”. Bien que les “aluminum sleeve” étaient connus dans l’art antérieur lors de l’amendement, leur fonction comme pouvant agir comme un écran magnétique (qui est la fonction du “magnetizable sleeve”) n’était pas connue par les personnes versées dans l’art. FESTO a donc argumenté que les “aluminum sleeve” n’étaient pas des équivalents prévisibles.

La Cour d’appel a tranché en expliquant que la connaissance de la prévisibilité de la fonction de l’équivalent par la personne versée dans le domaine de l’invention n’est pas pertinent dans l’évaluation de la prévisibilité de l’équivalent. Il suffit que l’élément équivalent existe, peu importe ses fonctions connues. FESTO n’a pas pu donc avoir recours à la doctrine des équivalents pour établir la contrefaçon de la revendication en cause.

Articles de commentaires:
Patently-O
Patent Docs

Leçon de rédaction de revendications: éviter l’utilisation de synonymes

Dans l’affaire Microstrategy Inc. v. Business Objects Americas, la Cour d’appel du Circuit fédéral a jugé que l’expression “the client system using and transmitting the retrieved information to the at least one web server” était indéfinie alors que la revendication aurait dû se lire comme “the client system transmitting the retrieved information to the at least one web server”.  Malheureusement, dans ce cas-ci les termes “using” et “transmitting” étaient des synonymes et un des mots était donc de trop, car l’ajout de l’autre terme présupposait que l’autre terme avait un autre sens. La revendication a donc été invalidée.

Voir l’article-résumé de IPFrontline

Le Bureau des brevets japonais se joint au programme d’échange de documents de priorité déjà existant entre le USPTO et l’OEB

Pour les demandes déposées après le 28 juillet prochain, les échanges de documents de priorité entre le USPTO et le Bureau des brevets japonais (JPO) pour les demandes de brevets seront plus faciles à accomplir car, sur complétion  d’un formulaire, les deux bureaux pourront directement s’échanger ces documents.  Ce système était déjà en place entre le USPTO et le Bureau des brevets européen.

Voir l’avis du USPTO.
Voir un article de commentaire de Patent Docs.

Article sur l’enregistrement de documents de garanties (hypothèques, etc.) sur de la PI aux É-U

Voir l’article de Reagan Fibbe de Baker Botts LLP

Article-résumé sur l’état de la loi aux É-U sur la réparation de produits brevetés

Voir l’article suivant de Don V. Kelly, de Gallop, Johnson & Neuman sur le sujet.

“Public use” d’une invention aux États-Unis implique une utilisation de l’invention et non simplement une divulgation visuelle de celle-ci selon la Cour d’appel du Circuit fédéral

Dans l’affaire MOTIONLESS KEYBOARD COMPANY v. MICROSOFT CORPORATION  Case No. 2005-1497 (Fed. Cir., May 29, 2007)(Rader, J.), la validité du brevet en litige était attaquée pour cause de manque de nouveauté parce que l’invention (un clavier) aurait été présentée publiquement à des tiers plus d’un an avant le dépôt de la demande. Cependant, la Cour a déterminé que puisqu’il n’y avait pas de démonstration pratique de l’invention (e.g. l’utilisation du clavier pour entrer des données) aux tiers à ce moment-là, la divulgation n’était pas un “public use” selon la loi américaine et le brevet ne pouvait donc pas être invalidé pour cette raison.

Voir un résumé de la décision de McDermott, Will et Emery.

Un agent de brevets américain discipliné pour ses activités avec une compagnie de promotion d’inventions

La Cour d’appel du Circuit fédéral américain a récemment maintenu une décision du commissaire des brevets aux États-Unis qui disciplinait un agent de brevets américain associé avec la compagnie American Inventors Corporation liée à des pratiques non-éthiques dans la protection des intérêts de leurs clients.  Par exemple, cette compagnie déposait de nombreux dessins industriels pour des inventions qui étaient susceptibles de protection par brevets.

Voir la décision de la Cour pour plus de détails.

Article intéressant sur des considérations lors de la réutilisation d’instruments médicaux brevetés

Une bonne liste de 10 items à considérer lors de la réutilisation ou réparation d’un instrument médical breveté (selon la loi aux États-Unis)

 Voir l’article de IPFrontline.

Bon article-résumé du nouveau programme d’accélération d’examen de demande de brevet aux États-Unis

Un bon article qui résume bien les changements en vigueur depuis le 25 août 2006.

Voir l’article. Sur le site de IPFrontline.

Un exemple d’instructions au jury dans un procès en contrefaçon aux États-Unis après l’affaire KSR

Issu du procès Forgent v. Echostar du Eastern District du Texas.  C’est intéressant de voir comment le droit des brevets (et les critères d’évidence) est vulgarisé pour le public en général:

Voir les instructions.

Voici l’extrait sur le critère de non-évidence qui a été écrit suite à la décision de la Cour suprême dans l’affaire KSR:

6.4 Obviousness

EchoStar contends that various claims of the patent-in-suit are invalid because the claimed invention was obvious to one of ordinary skill in the art at the time the invention was made. To be patentable, an invention must not have been obvious to a person of ordinary skill in the pertinent art at the time the invention was made.

Unlike anticipation, obviousness may be shown by considering more than one item of prior art. The question is, would it have been obvious for a skilled person who knew of the prior art to make the claimed invention? If the answer to that question is yes, then the patent claims are invalid.

EchoStar has the burden of proving by clear and convincing evidence that claims of the ‘746 patent are invalid for obviousness. Each claim must be considered separately.

Obviousness is determined from the perspective of a person of ordinary skill in the field of the invention. The issue is not whether the claimed invention would have been obvious to you as a layman, to me as a Judge, or to a genius in the art, but whether it would have been obvious to one of ordinary skill in the art. EchoStar bears the burden of proving this defense by clear and convincing evidence.

You must not use hindsight when comparing the prior art to the invention for obviousness. In making a determination of obviousness or non-obviousness, you must consider only what was known before the invention was made. You may not judge the invention in light of present day knowledge or by what you learned from or about the ‘746 patent during trial.

In determining whether or not EchoStar has established obviousness of a claim of the patent-in-suit patent by clear and convincing evidence, you must consider the following:

1. The scope and content of the prior art put into evidence in this case;

2. The differences, if any, between each claim of the patent and that prior art;

3. The level of ordinary skill in the art at the time the invention was made;

4. Any objective indications of nonobviousness including the following secondary considerations, which may give light to the circumstances surrounding the origination of the subject matter of the >746 patent:a. Commercial success of the products or methods covered by the patent claims;

b. A long-felt need for the invention;

c. Failed attempts by others to make the invention;

d. Copying of the invention by others in the field;

e. Unexpected results achieved by the invention;

f. Praise of the invention by the alleged infringer or others in the field;

g. The taking of licenses under the patent by others;

h. Expressions of surprise by experts and those skilled in the art at the making of this invention; and

I. The patentee proceeded contrary to accepted wisdom of the prior art.

To be relevant to your determination of obviousness, any of these secondary considerations must have a connection, or “nexus,” to the claimed invention set forth in the patent claims. If a secondary consideration is unrelated to the claimed invention, but is instead attributable to something else, such as innovative marketing, then you should not consider it relevant to your obviousness determination.

If you conclude that the prior art discloses all the elements of the claimed invention, but those elements are in separate items, you must then consider whether or not it would have been obvious to combine those items. A claim is not obvious merely because all of the elements of that claim already existed. One test you may consider when determining an asserted claim of obviousness, is whether there was some teaching, suggestion, or motivation to combine the items in the prior art into the particular claimed combination.

The prior art also must be complete enough to enable one of ordinary skill in the art to practice the claimed invention without undue experimentation.

I will now describe in more detail the specific determinations you must make in deciding whether or not the claimed invention would have been obvious [...]

Google patents offre maintenant le téléchargement de pdf de brevets US

Lorsque vous consultez un brevet sur Google Patents (www.google.com/patents), vous pouvez maintenant obtenir une version pdf du brevet consulté (voir dans le coin haut à gauche du résultat consulté)

Mémo aux examinateurs du USPTO suite à la décision KSR c. Teleflex

Des arguments pour répondre aux objections des examinateurs pour évidence:

[I]n formulating a rejection under 35 U.S.C. 103(a) based upon a combination of prior art elements, it remains necessary to identify the reason why a person of ordinary skill in the art would have combined the prior art elements in the manner claimed.

Voir le memo au complet

La Cour suprême des États-Unis restreint la portée extra-territoriale des brevets américains

Dans l’affaire Microsoft v. AT&T, la Cour suprême n’a pas tenu Microsoft responsable de contrefaçon pour des copies de Windows vendues à l’extérieur des États-Unis et qui contenaient des composantes logicielles brevetées aux États-Unis.
Une des conclusions de la Cour:

In short, foreign law alone, not United States law, currently governs the manufacture and sale of components of patented inventions in foreign countries. If AT&T desires to prevent copying in foreign countries, its remedy today lies in obtaining and enforcing foreign patents.

-Voir la décision
-Résumé de CNET

La Cour suprême des États-Unis tente de redéfinir le test du critère de non-évidence

La décision de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire KSR v. Teleflex sera longuement analysée au cours des prochaines semaines.  Premières conclusions: probablement plus de litiges avec des attaques sur la validité de brevets pour manque d’évidence et la Cour suprême n’a pas donné de test explicite pour clarifier entre autres l’identification d’une personne versée dans l’art de l’invention.

-La décision
-Commentaires de Patently-o
-Commentaire de Professeur Joshua Sarnoff
-Commentaire de Patent Baristas (”It will now be more difficult (read: more expensive than ever) to prosecute and obtain patents and easier to invalidate them.”)
-Commentaire de InventBlog
-Commentaire de Patent Prospector
-Résumé de CNET

Projet de réforme de Loi sur les brevets aux É-U

Un projet de loi au Sénat et au Congrès américain vient d’être présenté et qui sera certainement analysé de toutes sortes de manières au cours des prochaines semaines.

Parmi les changements:
-Les É-U deviendrait finalement un pays “first-to-file” et il y aurait élimination des procédures d’interférence
-Procédures qui aideraient la poursuite de la demande dans les situations où l’inventeur ne coopère plus avec le propriétaire de l’invention
-Limitation des dommages obtenus pour une contrefaçon d’une amélioration d’une invention à la valeur de l’amélioration seulement
-Et autres changements…

Voir les articles-résumés suivants:
-Patently-O
-CNET

Technique de recherche de brevets: demandes provisoires américaines associées à des demandes formelles sont disponibles sur internet

Si jamais vous devez effectuer une recherche de demande de brevet provisoire associée à une demande de brevet formelle, le USPTO offre ce service depuis 2004 et vous pouvez retrouver sur leur service de PAIR, de telles demandes provisoires qui datent d’après 1997.  Voir l’annonce du USPTO en 2004 sur ce service.

Parfois, ces documents prioritaires sont également disponibles sur le site Patentscope  de l’OMPI pour les demandes provisoires ou informelles associées à une demande PCT (voir l’onglet “documents” pour une demande particulière) et les registres européens “epoline” pour les demandes européennes (dans la section “tous les documents”).

Statistiques sur les litiges en brevets aux É-U de 1997 à 2006

Voir l’annonce sur le site de l’Intellectual Property Owners Association.

2006 a vu une hausse dans les poursuites dans les tribunaux aux États-Unis pour des questions de brevets.  La hausse était de 4% par rapport à 2005, la seule année qui avait vu une baisse dans la dernière décennie.

Un graphique représente bien les données (en comparaison avec les poursuites reliées aux marques de commerce et le droit d’auteur). Voir le graphique ici.

États-Unis: premier brevet à être examiné sous le nouveau programme accéléré d’examen a pris 6 mois pour être accordé

Intéressant pour les déposants qui cherchent à obtenir un brevet rapidement.  Le premier brevet à être accordé sous ce nouveau programme selon lequel le déposant doit déposer les résultats de ses propres recherches de nouveauté avec ses arguments sur la brevetabilité de sa demande semble montrer un avantage significatif: le brevet a été accordé en avance de 18 mois par rapport au délai moyen de traitement pour les demandes dans cette catégorie de technologie. Voir l’annonce du USPTO.

Avis du USPTO sur les examens de demandes avec des séquences de nucléotides

Voir l’avis du USPTO: ici

Règlement proposé au USPTO qui empêcherait un agent de brevets non-avocat de préparer des cessions ou une licence

Un règlement proposé par le USPTO a des dispositions inquiétantes pour des agents de brevets qui ne sont pas avocats aux États-Unis.

Voir: l’avis sur le Federal Register

Dont voici un extrait:

But for limited situations noted below, a registered patent agent is not authorized by his or her registration to practice before the Office to draw up a contract or to select contract forms for a client relating to a patent, such as an assignment or a license, if the state in which the agent resides or practices considers drafting contracts the practice of law. Assignments and licenses are the creation of state, not federal, statutory law. Although 35 U.S.C. 152, 202, 204 and 261 refer to assignment or licensure of patents or patent rights, assignments and licenses are forms of contracts, which are creatures of state, not federal law. Contracts are enforceable under state law. The authority to prepare contracts and provide advice regarding the terms to include in contracts is subject to the state law regarding who is authorized to practice law. In contrast, submission for recordation of assignments and licenses is a ministerial act that does not require legal training. It has been the long-standing position of the Office that a registered patent agent may prepare a patent assignment or license if not prohibited by state law, and an agent may submit the assignment or license for recordation. The Office solicits comment on whether it should explicitly provide for circumstances in which a patent agent’s causing an assignment to be executed might be appropriate incidental to preparing and filing an application. For example, execution of a standard assignment document may be incidental to filing an application where the inventor is an employee of an organization, such as a corporation or partnership, and signed an agreement to assign inventions to the organization. It would be also consistent with the law in some states for a registered patent agent who is a regular (salaried) employee of the organization acting for his or her employer to undertake to prepare assignments only for the employer.

Voir aussi les commentaires sur Patently-O.