Collection de faits divers du USPTO et des États-Unis au cours de cet été 2006

Plusieurs formulaires du site du USPTO ont été mis à jour au mois de juillet 2006 (incluant par exemple les cover sheet pour les demandes provisoires). Voir la page des formulaires.

*****************************************************************

 Les décisions du Board of Patent Appeals and Interferences sont dorénavant disponibles sur le site du USPTO.

*****************************************************************

USPTO Patent Peer Review Project:
-les détails du site du USPTO
-les commentaires de Patently-O.com

*****************************************************************

Avis du USPTO sur les augmentations de frais prévus pour 2007: voir les details

*****************************************************************

Jurisprudence sur les brevets en chimie:Patently-o.com résume bien la décision suivante dans laquelle le mot “acide” dans les revendications ne couvre pas les “sels” associés à l’acide:
Kao Corporation v. Jergens Company (Fed. Cir. 2006, 05–1038). 

*****************************************************************

Critères pour une partie défenderesse pour obtenir un jugement sommaire de non-contrefaçon de brevets aux États-Unis:
Patently-o.com rapporte une décision qui décrit ces critères:
Exigent Technology, Inc. v. Atrana Solutions, Inc. (Fed. Cir. 2006, 05–1338).

*****************************************************************

Jurisprudence US sur le privilège client-agent de brevets
Patently-o.com rapporte le jugement suivant où une communication entre un agent de brevets japonais et son client est demeurée privilégiée
Patent Prospector rapporte une autre décision sur un sujet connexe: the issues of document revelation with regard to opinion counsel & attorney-client privilege, and discovery of work-product documents 

 *****************************************************************

Une proposition de modification aux règles de réexamen de brevets du USPTO.
Voir le résumé de Patently-o.com

*****************************************************************

 Un bon article qui résume les critères aux États-Unis permettant une défense d’”experimental use” lorsqu’on tente d’invalider un brevet pour cause de “public use” de l’invention. Voir ici. 

*****************************************************************

Jurisprudence sur “Joint patent infringement“
Patently-o.com résume la décision suivante qui établit que ce type de contrefaçon résulte d’une situation où: “Infringement Results From Participation and Combined Action Of Multiple Parties” :
On Demand Machine v. Ingram and Amazon.com (Fed. Cir. 2006, 05–1074).

*****************************************************************

Avis du USPTO: Changes to Eliminate the Disclosure Document Program, Notice of proposed rule making

*****************************************************************

 Patently-o.com présente des cas intéressants de conflit d’intérêt lors de la poursuite de brevets. 

 *****************************************************************

Subtilité dans l’interprétation de revendications aux États-Unis dans les procès de contrefaçon: une décision qui établit un principe que “Claims Should be Construed within the Context of the Accused Device“:
Lava Trading v. Sonic Trading Management (Fed. Cir. 2006, 05–1177)
-Résumé de Patently-o.com
-Texte intégral du jugement

*****************************************************************

Des figures supprimées lors de la poursuite d’une demande de brevet canadienne et contenues dans le dossier de poursuite sont utilisées valablement comme de l’art antérieur invalidant un brevet dans l’affaire Bruckelmyer v. Ground Heaters (Fed. Cir. 2006)
-Texte du jugement original
-Texte de l’appel refusé
-Commentaire de Patently-O, et 2eme commentaire
-Commentaire de Fire of Genius

*****************************************************************

 Des articles sur les changements proposés par le USPTO sur les procédures de continuation de demandes de brevets:
-Résumé de Patently-o.com sur la position de l’AIPLA et autres groupes
-2e série de commentaires de Patently-o.com

*****************************************************************

Un témoin-expert n’est pas toujours nécessaire pour obtenir un jugement sommaire de non-contrefaçon aux États-Unis. Voir l’affaire Kyocera Wireless v. President Electronics and Tony Colida (Fed. Cir. 2006, unpublished). et le résumé de Patently-o.com

*****************************************************************

 Un texte d’opinion sur Patently-O qui argumente pour l’addition de brevets de procédé au “Orange Book”. 

*****************************************************************

Une décision qui illustre les dangers de l’utilisation d’une expression comme “a very important feature of the invention is…”: Inpro II v. T-Mobile (Fed. Cir. 2006, 05–1233)
-Texte de la décision
-Commentaire de Patently-O.com

*****************************************************************

 Les gabarits de recherche des examinateurs du USPTO sont disponibles ici.

*****************************************************************

Une décision importante sur les injonctions aux États-Unis: eBay v MercExchange:
-Texte de la decision
-Résumé du bulletin E-TIPS

*****************************************************************

Une nouvelle procédure d’accélération de l’examination réciproque d’une demande de brevets au USPTO et au Japon: voir l’avis du USPTO. Voir l’avis correspondant du JPO.

************************************************

Le brevet couvrant le format JPEG (US 4,698,672) est en procédure de réexamen. Voir les détails selon Patent Prospector.

***************************************************

Le USPTO propose des lignes directrices en ce qui concerne de la matière brevetable (par rapport aux brevets de méthode). Voir l’avis du USPTO.

*****************************************************************

 Attention à l’utilisation de l’expression “This invention” dans un texte de brevet aux É-U car ça pourrait restreindre la portée des revendications.
Voir les détails dans l’affaire Honeywell International, Inc., et al. v. ITT Industries, Inc., et al., Docket No.05-1407 (CAFC)

*****************************************************************

Le USPTO propose une nouvelle procédure d’examen accéléré (”petition to make special”). Voir l’Avis du USPTO 

***************************************************************** 

Jurisprudence récente: attention aux licences non-exclusives qui pourraient affecter votre statut de petite entité aux États-Unis. Voir le résumé de l’affaire Nilssen v. Osram Sylvania (N.D. Ill. 2006) par Patently-o.com. 

*****************************************************************

Jurisprudence récente: une décision intéressante qui indique qu’il faut marquer un site web avec une indication du numéro de brevet lorsqu’un aspect du site est protégé par un brevet de logiciel. Voir les détails rapportés par Patently-O.

 *****************************************************************

Jurisprudence récente: une déclaration de la Cour d’appel du Circuit Fédéral: “the sale of a device does not exhaust a patentee’s rights in its method claims.” Voir la décision LG Electronics (LGE) v. BizCom (Fed. Cir. 2006, 05-1261). pour le raisonnement de la Cour.

*****************************************************************

Jurisprudence récente: une plante protégée sous la Plant Variety Protection Act n’est pas contrefaite par le vendeur qui n’a pas connaissance de la protection accordée aux graines. Voir la décision Syngenta Seeds v. Delta Cotton (Fed. Cir. 2006) pour les détails. 

Jurisprudence récente: La Cour d’appel fédérale traite des brevets de sélection

Dans l’affaire Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé Nationale et du Bien-être Social), 2006 CAF 214, (9 juin 2006), il est notamment question de brevets de sélection en pharmaceutique:

Le présent appel concerne le brevet de sélection canadien numéro 1,321,393 (le brevet 393) délivré en 1987, dans lequel Pfizer Limited (Pfizer) revendique l’invention du bésylate d’amlodipine (bésylate), un sel de l’amlodipine. Il s’agit de déterminer si les recherches de Pfizer fondant cette revendication consistaient simplement en la vérification des propriétés de formulation du bésylate ou si elles constituaient véritablement l’invention du bésylate, permettant ainsi à Pfizer de revendiquer un brevet de sélection.

Conclusion de la Cour: Oui - c’est un brevet de sélection.

Jurisprudence récente: Une autre ordonnance Anton Piller cassée

Dans l’affaire Film City Entertainment Ltd. v. John Doe, 2006 FC 980, (August 14, 2006), avec une contrefaçon de droit d’auteur, il y a eu entre autres un problème dans la signification de la mise en demeure.

Nouveau site du gouvernement sur le Régime canadien d’accès aux médicaments brevetés

Voir le site suivant.

Un rappel sur le contexte du régime extrait du site:

Le Régime est fondé sur une décision de  l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui permet à ses pays membres, comme le Canada, d’autoriser une personne autre qu’un titulaire de brevet à fabriquer des médicaments ou des instruments médicaux brevetés à moindre coût afin de les exporter dans des pays en développement qui n’ont pas la capacité de fabriquer de tels produits. Le Canada est l’un des premiers pays à mettre en œuvre cette décision, ce qui signifie que les médicaments génériques peuvent maintenant être exportés du Canada jusqu’aux pays admissibles incapables de les fabriquer.

Avis de l’OPIC sur les brevets historiques canadiens de 1867 à 1919

Selon le site de l’OPIC en date du 17 août:

Les renseignements bibliographiques pour les brevets enregistrés de 1867 à 1919 sont maintenant disponibles aux fins de recherche dans la Base de données sur les brevets canadiens. Les champs de recherche comprennent le nom de l’inventeur, le pays de l’inventeur, le titulaire au moment de la délivrance du brevet, la date de délivrance du brevet et la classification canadienne des brevets. Lorsqu’elle est disponible, la date de dépôt est affichée.

Jurisprudence récente: Une ordonnance Anton-Piller renversée par la Cour fédérale

Dans une affaire de contrefaçon de DVDs, l’ordonnance est tachée, selon le juge, de quelques défauts procéduraux:

[8]               The Defendant made two procedural objections:

1.                  there is no affidavit of the attending solicitor; and

2.                  counsel for the plaintiff is the same person who filed two of the six solicitors reports.

[9]               In my view, both of these objections are well founded.

Voir Ayngaran International Video & Audio Inc. v. Universal DVD Inc., 2006 FC 948, (August 2, 2006)

PCT Newsletter du mois d’août 2006 est disponible

Sur le site de WIPO: voir ici.

Jurisprudence récente - brevets - Colombie-Britannique: Attention aux clauses de redevances dans les contrats de cession de brevets

La Cour suprême de la Colombie-Britannique traite d’un cas intéressant où un inventeur veut obtenir des redevances d’un brevet pour lequel il avait cédé ces droits. Le document de cession ne contient pas de clauses de redevances, mais les parties avaient eu des ententes avant la signature du document de cession.

Voici des extraits de la décision:

[1]               The plaintiff is a medical doctor who was involved in the development of a medical device.  This device is a form of thermal ablation, designed to prevent menorrhagia, which is the medical term for unusual menstrual bleeding.  The defendants are the companies who now own the patent application for this device.  The issue is whether the plaintiff agreed to assign his interest in the patent for a royalty payment.
…
[20]           The meeting took place, as anticipated, on July 27, 1998.  All four members of the group attended and were appointed as directors, executives and members of the advisory committee as planned.  The following is the excerpt from the minutes: 

V         Douglas Yackel, James Elliott and Qiyi Luo present inventors and holders of patent application No. 2,232,726 with the Canadian Intellectual Property Office, pending legal review, will agree to sign a letter agreement assigning the patent application to MDMI MFG Canada Ltd; the inventors will agree to this assignment conditional upon the following royalty schedule:

            Name                          % of Gross Sales

            Douglass Yackel                  1

            James Elliott                          1

            Qiyi Luo                                 1

VI         The Board moves the President is to incorporate a subsidiary company (100% owned by MDMI) pending the signing of a [sic] an agreement between Sparta and MDMI, and legal review.

VII        The Board moves that the uterine balloon technology rights covered by V above will be assigned by MDMI to the subsidiary company (VI above), pending legal review.

[25]           On August 31, 1998, the three applicants for the patent assigned their interest to MDMI Manufacturing Canada Ltd. for $1.00 each.  In September, a more thorough assignment was entered into which said the consideration was for $1.00 each and other good and valuable consideration.  There is no mention in either assignment document of any royalty agreement.

Issue
i)         Was there a valid royalty agreement that exists today?

[52]           Further, there was no mention of any royalties after the deal with the Rollke group fell through, even though the royalties were to be paid quarterly under that arrangement.  This is further evidence that the parties did not intend to collect royalties on the device if the Rollke deal collapsed.  They would be reimbursed through their shareholdings.  Without the funding from the Rollkes, the company could not afford to pay any royalties.  Indeed, it appears that it cannot afford to pay any now. 

[53]           I conclude that the royalty agreement was tied to the success of the Rollke funding.  Without this funding, there would be no royalties.  Further, I conclude that the parties always intended for the patent application to be transferred to a company, regardless of any royalty arrangement.  I base these conclusions on the evidence noted above. 

Voir les détails de la décision ici.

Article intéressant résumant le sujet de la portée extra-territoriale des brevets aux États-Unis

Une bonne analyse de la jurisprudence récente sur le sujet, par C. Gregory Gramenopoulos et Frank A. Italiano de Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP.

Voir l’article ici.

Jurisprudence récente - logiciels - Québec - Injonction interlocutoire refusée

Faits (extraits du jugement):
Johanne Bousquet (« Johanne »)[1], 3081150 Canada inc. (« 3081150 ») et Versions Logiques V.L. inc. (« V.L. ») demandent à la soussignée d’émettre une injonction interlocutoire provisoire à l’encontre d’Alain Bousquet (« Alain »), ex-beau-frère de Johanne, et de 3081141 Canada inc. (« 3081141 »). pour préserver les droits d’auteur relatifs à un logiciel que V.L. a commercialisé, soit plus précisément d’enjoindre à ce dernier:

-           de remettre à V.L. le fruit complet de son travail de développement du logiciel InfoCat+[2]; et

-           d’autoriser V.L. à retenir les services d’informaticiens pour compléter le travail et commercialiser le logiciel[3].

[2]               Invoquant que la requête ne serait pas fondée, Alain prie le Tribunal de la rejeter.

Conclusion du tribunal:
le Tribunal estime les parties demanderesses n’ont pas fait la preuve que les critères relatifs à l’émission de l’ordonnance (apparence de droit, dommage irréparable, balance des inconvénients, urgence) demandée sont remplis.

Voir le jugement
http://www.canlii.org/qc/jug/qccs/2006/2006qccs3665.html

Rappel: changement des procédures d’examen accéléré au USPTO le 25 août 2006

À partir du 25 août 2006, il y a changement dans les procédures pour faire les requêtes d’examen accéléré pour les demandes de brevets aux États-Unis.L’avis officiel du USPTO: http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/71fr36323.pdf

Présentation explicative: lien

Explication de Dennis Crouch de Patently-O: http://www.patentlyo.com/patent/2006/08/prosecution_tip.html

De la revue Inventor’s Digest: “What Every Inventor MUST know”

The Invent Blog (http://www.inventblog.com/patent/2006/08/free_booklet_on.html) nous pointe vers un article d’intérêt pour les inventeurs qui est le début d’une série de résumés de la revue Inventor’s Digest. 

Voir un exemple d’article à: http://www.inventorsdigest.com/Media/PublicationsArticle/Bestof_ID-V1_2.pdf

Attention à la rédaction de revendications dépendantes…

Dennis Crouch de Patently-O présente une discussion intéressante sur l’affaire Pfizer v. Ranbaxy (Fed. Cir. 2006) http://www.fedcir.gov/opinions/06-1179.pdf où une mauvaise rédaction d’une revendication dépendante du brevet pour le médicament Lipidor a mené à l’invalidation de cette revendication.

Voir les détails à: http://www.patentlyo.com/patent/2006/08/improper_claim_.html

Projet de réforme de la Loi sur les brevets aux États-Unis

Cnet News rapporte et donne quelques détails sur un projet de loi déposé au Sénat américain qui réformerait la Loi sur les brevets aux États-Unis. Le projet inclut entre autres le changement du système de “first to invent” à “first to file” et introduit un système d’opposition de la validité d’un brevet après l’octroi de ce dernier. Voir les détails ici: http://news.com.com/Senators+offer+sweeping+patent+system+changes/2100-1028_3-6102493.html?tag=html.alert