La Presse Affaires a un article intéressant sur l’utilisation de paradis fiscaux par les compagnies pharmaceutiques. Dans ce cas-ci, il y a la difficulté d’établir la valeur du brevet lors de son transfert vers un paradis fiscal, surtout au début de la commercialisation du médicament. Voir l’article.
Managing Intellectual Property offre des commentaires généraux intéressants sur leur site:
Together, these five offices (US, JP, EP, KR, CN) accounted for 75% of all patents filed and 74% of patents granted worldwide in 2004, the last year for which complete statistics are available.
Gurry said that the growth in filings from Korea and China also has implications for how offices search prior art in non-European languages. Around one quarter of patent applications are now written in Japanese, Chinese or Korean. [...]
In just 20 years, China has become the fifth largest patent office in the world, measured by the number of patent applications filed. Patent filings by Chinese residents grew more than five-fold between 1995 and 2004 to reach 65,786. Korea is now the fourth largest patent office, with patent filings by residents growing threefold between 1994 and 2004.
Le rapport de l’OMPI est disponible sur le site suivant.
Sur le site de l’OMPI, les données utilisées pour produire le rapport sont aussi disponibles.
Avec ces informations, j’ai pu créer une représentation graphique des statistiques pour le Canada (les données de 1994 et 1997 semblent faussées par manque de données sur les entrées en phase nationale ces années-là)
Dans l’affaire Sanofi-Aventis Canada Inc. v. Novopharm Ltd., 2006 FC 1135, (September 25, 2006),
la Cour présente les critères pour un abus de procédures sous le Règlement sur les médicaments brevetés (Avis de conformité)-Art. 6(5)(b). Dans ce cas-ci, l’avis de conformité est refusé pour cause d’abus de procédure.
Une situation qui rappelle la responsabilité d’un agent de brevets dans la rédaction de demandes. Il y a deux semaines Patently-0.com rapportait une décision interlocutoire dans l’affaire TouchCom v. Bereskin & Parr (D.D.C) où un agent de brevets de Bereskin & Parr se faisait accuser de faute professionelle par son client (une compagnie canadienne).
Pour l’instant, les parties sont au niveau du choix du tribunal qui entendra la cause. Bereskin & Parr pourra ensuite défendre leur position.
Inventblog.com a identifié un nouvel outil qui vient de Hong Kong et qui permet de mieux visualiser les résultats de recherche du site du USPTO: au lieu de seulement avoir un numéro de brevet et un titre, le plugin permet de voir l’abrégé, les figures ou d’autres informations avec chaque résultat de recherche.
Une animation démontrant la fonctionnalité de l’outil et le plugin (seulement utilisable avec le fureteur Firefox) sont disponibles sur le site suivant.
Une décision récente de la Cour supérieure, Martineau c. 163721 Canada inc., 2006 QCCS 4939, voit le juge accorder une injonction interlocutoire dans un dossier avec une contrefaçon alléguée d’une attache de panneaux de construction.
La CBC aura une émission au début janvier 2007 sur “The Greatest Canadian Invention” similaire un peu à leur émission “The Greatest Canadian”.
Septembre 28 2006 est la dernière journée pour voter pour votre invention favorite (J’ai eu un faible évident pour le bras canadien).
La liste est intéressante à consulter. Même la poutine est candidate… Voir le site suivant.
Le site IP Watch a un bon article qui décrit bien toute la pression politique des lobbyistes derrière le projet de réforme de la Loi sur les brevets aux États-Unis. Voir l’article ici.
Dans l’affaire RAYDAN MANUFACTURING LTD. v. EMMANUEL SIMARD & FILS (1983) INC., 2006 FCA 293, (September 5, 2006), la Cour d’appel fédérale rappelle quand dans un procès de contrefaçon, la partie défenderesse qui obtient gain de cause contre l’accusation de contrefaçon n’est pas obligée d’avoir également eu gain de cause dans sa défense d’invalidité pour obtenir les frais judiciaires de l’autre partie.
Dans cette cause, la partie défenderesse avait utilisé une défense basée sur l’article 59 de la Loi sur les brevets contre l’accusation de contrefaçon, en plus de répliquer avec une demande reconventionnelle cherchant à obtenir une déclaration d’invalidité du brevet en cause, basée sur l’article 60 de la Loi sur les brevets.
La conclusion de la Cour est claire:
[6] The respondent submitted that this Court should draw a distinction between invalidity raised as a defence under section 59 of the Patent Act and invalidity raised as a counterclaim under section 60 of the Patent Act. The respondent’s argument is that invalidity raised under section 60 has a larger impact in that it results in a declaration in rem available to anyone.
[7] From the point of view of costs, that distinction does not reflect the reality of a patent trial. Once invalidity is raised, whether as a defence or by way of counterclaim, the trial judge is bound to deal with it. The issues are the same in either case, the only difference being the consequences for the plaintiff. Those consequences do not justify denying a successful defendant its costs.
Le PCT Newsletter de septembre 2006 est maintenant disponible sur le site suivant.
Le bulletin de septembre 2006 inclut entre autres des pointeurs vers les articles suivants:
Et plusieurs autres articles d’intérêt…
Dans l’affaire MacLennan c. Gilbert Tech Inc., 2006 CF 1038, (1 septembre 2006), la Cour fédérale s’est penchée sur un cas intéressant de contrefaçon par incitation. Gilbert Tech reconnaissait (dans ses brochures promotionnelles, entre autres) que les pièces qu’elle vendait (des dents de scie) pouvaient être utilisées pour remplacer des pièces usées d’un appareil breveté par la compagnie Quadco (la combinaison de dent de scie et de porte-dent). La Cour fédérale a déterminé qu’il n’y avait pas de contrefaçon par incitation avec le raisonnement succinct suivant:
ANALYSE
[11] Pour réussir, les demandeurs doivent prouver chacun des éléments suivants :
a) que l’acte de contrefaçon a été exécuté par le contrefacteur direct;
b) que l’exécution de l’acte de contrefaçon a été influencée par le vendeur, à un point tel que sans cette influence la contrefaçon n’aurait pas été commise par l’acheteur;
c) que l’influence a été sciemment exercée par le vendeur, c’est-à-dire que le vendeur savait que son influence entraînerait l’exécution de l’acte de contrefaçon (AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), 2002 CAF 421, [2002] A.C.F. no 1533 (C.A.F.) (QL)).
[12] Après avoir réexaminé le dossier, je suis d’avis que les demandeurs ont failli à cette tâche quant au premier facteur, il ne sera donc pas nécessaire d’analyser les deux autres.
[13] Dans cette cause les exploitants forestiers, en achetant la combinaison brevetée Quadco, peuvent en vertu de la licence implicite découlant de cet achat en réparer les composantes (Harold G. Fox, Canadian Patent Law and Practice, 4 ed., Toronto, Carswell, 1969, page 301). Une composante de la combinaison peut être remplacée sans qu’il y ait contrefaçon en autant que ce remplacement soit rendu nécessaire à la suite de l’usure normale de la combinaison (page 391 du même volume).
[14] Il a été mis en preuve qu’il arrive fréquemment dans le cours de l’utilisation normale de la combinaison brevetée Quadco que des dommages soient causés soit à la dent elle-même, ou au porte-dent en coupant un arbre près du sol ou lorsqu’il y a contact avec des roches. C’est dans le cadre de l’usure normale de la combinaison Quadco que de telles situations se produisent.
[15] J’en viens donc à la conclusion que les opérateurs forestiers, acheteurs des produits de la défenderesse peuvent réparer les composantes endommagées de la combinaison brevetée Quadco en y insérant les dents Gilbert sans enfreindre le brevet.
[16] Le brevet concerne une combinaison de dent de scie et porte-dent pour scie circulaire. À mon humble avis, la défenderesse ne vend pas ou ne fournit pas à ses acheteurs les composantes nécessaires pour reproduire l’invention telle que brevetée. Je suis d’accord avec la défenderesse lorsqu’elle allègue : « lorsque Gilbert vend des produits de remplacement des produits Quadco, elle ne fournit pas de porte-dent, mais seulement des dents ou des dents et des adaptateurs dépendamment du modèle ». Les dents elles-mêmes vendues par la défenderesse ont des caractéristiques différentes des dents vendues et fabriquées par Quadco.
[17] Les pièces de remplacement de Gilbert ne sont pas munies d’un porte-dent. À titre d’exemple : la dent à dos cylindrique est vendue avec un adaptateur car elle ne peut s’appuyer sur les moyens d’appui du porte-dent Quadco. Le brevet ne protège pas des dents seules mais une combinaison de dent de scie et porte-dent, Quadco n’a pas revendiqué une dent de scie sans porte-dent, ni d’un porte-dent sans dent de scie. D’ailleurs la demanderesse Quadco détient plusieurs brevets sur des dents seules.
[18] Les demandeurs ne se sont pas déchargés du fardeau de démontrer par preuve prépondérante qu’ils ont rencontré le premier critère de contrefaçon par incitation soit la contrefaçon directe par les clients de la défenderesse. La défenderesse Gilbert ne peut donc pas être tenu responsable de contrefaçon par incitation.
La Cour fédérale, dans l’affaire Fieldturf (IP) Inc. c. Installations Sportives Defargo Inc., 2006 CF 1043, (30 août 2006), étudie un cas où une cession de droits de poursuite en contrefaçon de brevets de la partie demanderesse à une autre partie n’a pas été signifiée dans les délais statutaires aux parties défenderesses accusées de contrefaçon, tel qu’expliqué par la Cour:
[4] Les Dossiers prennent tous place dans un contexte d’allégations par Fieldturf (IP) de contrefaçon de divers brevets touchant des gazons synthétiques et d’allégations en retour d’invalidité de ces brevets par les défenderesses.
[5] Les défenderesses auraient appris par le passé que Fieldturf (IP) avait été dissoute et qu’elle avait cédé tous ses biens ainsi que tous ses droits dans les Dossiers et les brevets y impliqués à la corporation Fieldturf Tarkett Inc.
[6] Toutefois comme les défenderesses n’auraient pas reçu en temps pertinent dans aucun des Dossiers la signification d’un avis et d’un affidavit relativement à cette cession de droits, le tout tel que l’exigent les règles 117 et 118 des Règles des Cours fédérales (les règles), les défenderesses ont logé en vertu de la règle 118 dans chacun des Dossiers une requête en rejet de chacune des actions (la requête en rejet des défenderesses).
Les requêtes en rejet et de substitution seront entendues le 7 septembre 2006. Une affaire à suivre…
Voici les extraits des règles 117 et 118 des Règles des Cours fédérales:
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117. (1) Sous réserve du paragraphe (2), en cas de cession, de transmission ou de dévolution de droits ou d’obligations d’une partie à une instance à une autre personne, cette dernière peut poursuivre l’instance après avoir signifié et déposé un avis et un affidavit énonçant les motifs de la cession, de la transmission ou de la dévolution.
(2) Si une partie à l’instance s’oppose à ce que la personne visée au paragraphe (1) poursuive l’instance, cette dernière est tenue de présenter une requête demandant à la Cour d’ordonner qu’elle soit substituée à la partie qui a cédé, transmis ou dévolu ses droits ou obligations.
(3) Dans l’ordonnance visée au paragraphe (2), la Cour peut donner des directives sur le déroulement futur de l’instance. |
117. (1) Subject to subsection (2), where an interest of a party in, or the liability of a party under, a proceeding is assigned or transmitted to, or devolves upon, another person, the other person may, after serving and filing a notice and affidavit setting out the basis for the assignment, transmission or devolution, carry on the proceeding.
(2) If a party to a proceeding objects to its continuance by a person referred to in subsection (1), the person seeking to continue the proceeding shall bring a motion for an order to be substituted for the original party.
(3) In an order given under subsection (2), the Court may give directions as to the further conduct of the proceeding. |
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118. Si la cession, la transmission ou la dévolution de droits ou d’obligations d’une partie à l’instance à une autre personne a eu lieu, mais que cette dernière n’a pas, dans les 30 jours, signifié l’avis et l’affidavit visés au paragraphe 117(1) ni obtenu l’ordonnance prévue au paragraphe 117(2), toute autre partie à l’instance peut, par voie de requête, demander un jugement par défaut ou demander le débouté. |
118. Where an interest of a party in, or the liability of a party under, a proceeding has been assigned or transmitted to, or devolves upon, a person and that person has not, within 30 days, served a notice and affidavit referred to in subsection 117(1) or obtained an order under subsection 117(2), any other party to the proceeding may bring a motion for default judgment or to have the proceeding dismissed. |
Dans l’affaire Omeganutrel Inc. v. Food Systems Innovations Inc., 2006 FC 1023, (August 24, 2006), la Cour fédérale doit traiter un dossier dans lequel une partie défenderesse d’une action en contrefaçon de brevets en Cour supérieure de l’Ontario a institué une action en cour fédérale contre la partie demanderesse, pour chercher des dommages sous l’article 7a de la Loi sur les marques:
[2] The events leading to this application are as follows. On May 27, 2005, the plaintiffs commenced this Federal Court action wherein they seek redress from the Court under paragraph 7(a) of the Trade-marks Act for FSI’s dissemination of allegedly false and misleading statements to the trade concerning the plaintiffs and their now patented technology (“ONI technology”). The statements were disseminated in letters to the trade in which FSI, inter alia, allegedly threatened patent infringement proceedings if the recipients did not desist from the use of ONI technology or products made from its use.
[3] On January 19, 2006, the defendants commenced an action in the Ontario Superior Court alleging that the plaintiff’s ONI technology infringes the University’s patent. The Ontario action also includes allegation that ONI, a related ONI company, and a director of ONI owed a fiduciary duty to the University of Guelph, and that they breached their fiduciary duties of good faith and loyalty and confidence. The Ontario action claims the remedy of constructive trust and a tracing order for proceeds of the breach of these duties. This action is at the pleadings stage, with a motion brought by FSI and the University of Guelph to strike the defendants’ counterclaim scheduled to be heard in October 2006.
[4] On March 28, 2006, the defendant FSI filed a motion in this court for an Order, pursuant to section 50 of the Federal Court Rules, staying the proceeding. [...]
[5] Subsequently, on April 20, 2006, in response to an application brought by the plaintiffs, the Prothonotary rendered an order wherein, inter alia, she granted leave for the adding of the University of Guelph as a defendant to the action. On April 27, 2006, the defendant University brought a motion pursuant to Rule 399 of the Federal Court Rules, seeking a reconsideration of the Order issued by the Prothonotary adding the University as party.
Dans le cas présent, la Cour fédérale maintient la décision du protonotaire. Une affaire à suivre…
Dans l’affaire Procter & Gamble Company v. Commissioner of Patents, 2006 FC 976, (August 15, 2006), la Cour fédérale analyse une situation particulière dû au changement de l’identité du Commissaire il y a quelques années qui a affecté la date de livraison de brevets redélivrés. P&G, dans une autre cause, devait soumettre un document à l’intérieur de 30 jours de cette date de délivrance (d’où leur intérêt sur la question)
Voici des extraits pertinents de la décision:
The process for issuing patents which the Patent Office follows is usually very efficient and regular. In 1996, the legal formalities described in section 43 of the Patent Act required that a patent certificate be prepared and executed by the Commissioner under the seal of the Patent Office. In the case of the Didrocal Patent, however, the usual practices were not followed. It is undisputed that this patent was intended to be issued on June 11, 1996, but because a new Commissioner had taken office no certificates were available that day bearing his signature. In the result, new patent certificates were obtained, executed and sealed on or around Monday, June 17, 1996. One of these was the Didrocal Patent Certificate. All of the patent certificates that were intended to be issued on Tuesday, June 11, 1996 were then actually ready for pickup or mailed out on Tuesday, June 18, 1996. Those certificates bore the date of the original intended day of issuance of June 11, 1996 and not the date of actual dissemination to the patentees, including P & G.
[...]
[30] In this case, it is indisputable that the Didrocal Patent Certificate was published or delivered on Tuesday, June 18, 1996. It is also clear that all of the section 43 formalities for issuing the Didrocal Patent were not completed until June 18, 1996. This point is acknowledged in the Commissioner’s written submissions to the Court where it was stated that “[t]he process of adding patent numbers and the issue/re-issue date to these certificates and then sealing the certificates and attaching them to the patent grants was not completed until early on June 18, 1996.” The Commissioner’s inability, therefore, to precisely determine the date of execution of the Didrocal Patent Certificate is irrelevant. The Didrocal Patent Certificate should have borne an issue date of June 18, 1996, that being its date of completion and delivery. The refusal of the Commissioner to correct that entry in the records of the Patent Office constitutes an error of law. In the result, I would order the Commissioner to amend the records of the Patent Office pertaining to the Didrocal Patent to reflect a date of issuance of June 18, 1996.
Flintbox est un outil de commercialisation et de licenciation de travaux de recherche issus surtout du milieu universitaire et des laboratoires de recherche du gouvernement fédéral. (Voir le site de Flintbox.)
La BDC a annoncé aujourd’hui une alliance avec UBC (qui a développé la version initiale de l’outil Flintbox) afin d’améliorer la fonctionnalité du site. Voir l’annonce.
Le processus de révision pour le chapitre 17 a commencé le 23 août selon le site de l’OPIC (voir le site pour les détails sur l’envoi de commentaires)
Nous procédons présentement à la réécriture des chapitres suivants et nous demandons aux examinateurs, aux professionnels des brevets, ainsi qu’au public en général de fournir leurs rétroactions et suggestions. Les suggestions devraient idéalement prendre la forme d’une ébauche de texte à insérer au Recueil, plutôt que de commentaires au sujet du texte existant.
Pour la première fois depuis plusieurs années, la Cour suprême des États-Unis va considérer la question du critère de non-évidence pour les brevets dans l’affaire KSR c. Teleflex.
-Une série de documents avec argumentation de différents intervenants a été déposé auprès de la Cour, tel que rapporté par Dennis Crouch, “KSR v. Teleflex: Rethinking Obviousness,” Patently-O
-Une animation de l’invention et sa relation avec l’art antérieur illustrant le contexte de l’affaire a été produite par la compagnie Demonstratives Inc. et est disponible sur le site suivant.
Mise-à-jour:
Le site law.com a aussi un article intéressant sur le même sujet écrit par Henry Su.
Voir sur le site de Discovery Channel Canada pour les détails et l’horaire-calendrier des inventions présentées.
Plusieurs formulaires du site du USPTO ont été mis à jour au mois de juillet 2006 (incluant par exemple les cover sheet pour les demandes provisoires). Voir la page des formulaires.
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Les décisions du Board of Patent Appeals and Interferences sont dorénavant disponibles sur le site du USPTO.
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USPTO Patent Peer Review Project:
-les détails du site du USPTO
-les commentaires de Patently-O.com
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Avis du USPTO sur les augmentations de frais prévus pour 2007: voir les details
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Jurisprudence sur les brevets en chimie:Patently-o.com résume bien la décision suivante dans laquelle le mot “acide” dans les revendications ne couvre pas les “sels” associés à l’acide:
Kao Corporation v. Jergens Company (Fed. Cir. 2006, 05–1038).
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Critères pour une partie défenderesse pour obtenir un jugement sommaire de non-contrefaçon de brevets aux États-Unis:
Patently-o.com rapporte une décision qui décrit ces critères:
Exigent Technology, Inc. v. Atrana Solutions, Inc. (Fed. Cir. 2006, 05–1338).
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Jurisprudence US sur le privilège client-agent de brevets
Patently-o.com rapporte le jugement suivant où une communication entre un agent de brevets japonais et son client est demeurée privilégiée
Patent Prospector rapporte une autre décision sur un sujet connexe: the issues of document revelation with regard to opinion counsel & attorney-client privilege, and discovery of work-product documents
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Une proposition de modification aux règles de réexamen de brevets du USPTO.
Voir le résumé de Patently-o.com
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Un bon article qui résume les critères aux États-Unis permettant une défense d’”experimental use” lorsqu’on tente d’invalider un brevet pour cause de “public use” de l’invention. Voir ici.
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Jurisprudence sur “Joint patent infringement“
Patently-o.com résume la décision suivante qui établit que ce type de contrefaçon résulte d’une situation où: “Infringement Results From Participation and Combined Action Of Multiple Parties” :
On Demand Machine v. Ingram and Amazon.com (Fed. Cir. 2006, 05–1074).
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Avis du USPTO: Changes to Eliminate the Disclosure Document Program, Notice of proposed rule making
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Patently-o.com présente des cas intéressants de conflit d’intérêt lors de la poursuite de brevets.
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Subtilité dans l’interprétation de revendications aux États-Unis dans les procès de contrefaçon: une décision qui établit un principe que “Claims Should be Construed within the Context of the Accused Device“:
Lava Trading v. Sonic Trading Management (Fed. Cir. 2006, 05–1177)
-Résumé de Patently-o.com
-Texte intégral du jugement
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Des figures supprimées lors de la poursuite d’une demande de brevet canadienne et contenues dans le dossier de poursuite sont utilisées valablement comme de l’art antérieur invalidant un brevet dans l’affaire Bruckelmyer v. Ground Heaters (Fed. Cir. 2006)
-Texte du jugement original
-Texte de l’appel refusé
-Commentaire de Patently-O, et 2eme commentaire
-Commentaire de Fire of Genius
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Des articles sur les changements proposés par le USPTO sur les procédures de continuation de demandes de brevets:
-Résumé de Patently-o.com sur la position de l’AIPLA et autres groupes
-2e série de commentaires de Patently-o.com
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Un témoin-expert n’est pas toujours nécessaire pour obtenir un jugement sommaire de non-contrefaçon aux États-Unis. Voir l’affaire Kyocera Wireless v. President Electronics and Tony Colida (Fed. Cir. 2006, unpublished). et le résumé de Patently-o.com
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Un texte d’opinion sur Patently-O qui argumente pour l’addition de brevets de procédé au “Orange Book”.
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Une décision qui illustre les dangers de l’utilisation d’une expression comme “a very important feature of the invention is…”: Inpro II v. T-Mobile (Fed. Cir. 2006, 05–1233)
-Texte de la décision
-Commentaire de Patently-O.com
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Les gabarits de recherche des examinateurs du USPTO sont disponibles ici.
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Une décision importante sur les injonctions aux États-Unis: eBay v MercExchange:
-Texte de la decision
-Résumé du bulletin E-TIPS
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Une nouvelle procédure d’accélération de l’examination réciproque d’une demande de brevets au USPTO et au Japon: voir l’avis du USPTO. Voir l’avis correspondant du JPO.
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Le brevet couvrant le format JPEG (US 4,698,672) est en procédure de réexamen. Voir les détails selon Patent Prospector.
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Le USPTO propose des lignes directrices en ce qui concerne de la matière brevetable (par rapport aux brevets de méthode). Voir l’avis du USPTO.
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Attention à l’utilisation de l’expression “This invention” dans un texte de brevet aux É-U car ça pourrait restreindre la portée des revendications.
Voir les détails dans l’affaire Honeywell International, Inc., et al. v. ITT Industries, Inc., et al., Docket No.05-1407 (CAFC)
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Le USPTO propose une nouvelle procédure d’examen accéléré (”petition to make special”). Voir l’Avis du USPTO
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Jurisprudence récente: attention aux licences non-exclusives qui pourraient affecter votre statut de petite entité aux États-Unis. Voir le résumé de l’affaire Nilssen v. Osram Sylvania (N.D. Ill. 2006) par Patently-o.com.
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Jurisprudence récente: une décision intéressante qui indique qu’il faut marquer un site web avec une indication du numéro de brevet lorsqu’un aspect du site est protégé par un brevet de logiciel. Voir les détails rapportés par Patently-O.
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Jurisprudence récente: une déclaration de la Cour d’appel du Circuit Fédéral: “the sale of a device does not exhaust a patentee’s rights in its method claims.” Voir la décision LG Electronics (LGE) v. BizCom (Fed. Cir. 2006, 05-1261). pour le raisonnement de la Cour.
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Jurisprudence récente: une plante protégée sous la Plant Variety Protection Act n’est pas contrefaite par le vendeur qui n’a pas connaissance de la protection accordée aux graines. Voir la décision Syngenta Seeds v. Delta Cotton (Fed. Cir. 2006) pour les détails.
