Un exemple d’instructions au jury dans un procès en contrefaçon aux États-Unis après l’affaire KSR

Issu du procès Forgent v. Echostar du Eastern District du Texas.  C’est intéressant de voir comment le droit des brevets (et les critères d’évidence) est vulgarisé pour le public en général:

Voir les instructions.

Voici l’extrait sur le critère de non-évidence qui a été écrit suite à la décision de la Cour suprême dans l’affaire KSR:

6.4 Obviousness

EchoStar contends that various claims of the patent-in-suit are invalid because the claimed invention was obvious to one of ordinary skill in the art at the time the invention was made. To be patentable, an invention must not have been obvious to a person of ordinary skill in the pertinent art at the time the invention was made.

Unlike anticipation, obviousness may be shown by considering more than one item of prior art. The question is, would it have been obvious for a skilled person who knew of the prior art to make the claimed invention? If the answer to that question is yes, then the patent claims are invalid.

EchoStar has the burden of proving by clear and convincing evidence that claims of the ‘746 patent are invalid for obviousness. Each claim must be considered separately.

Obviousness is determined from the perspective of a person of ordinary skill in the field of the invention. The issue is not whether the claimed invention would have been obvious to you as a layman, to me as a Judge, or to a genius in the art, but whether it would have been obvious to one of ordinary skill in the art. EchoStar bears the burden of proving this defense by clear and convincing evidence.

You must not use hindsight when comparing the prior art to the invention for obviousness. In making a determination of obviousness or non-obviousness, you must consider only what was known before the invention was made. You may not judge the invention in light of present day knowledge or by what you learned from or about the ‘746 patent during trial.

In determining whether or not EchoStar has established obviousness of a claim of the patent-in-suit patent by clear and convincing evidence, you must consider the following:

1. The scope and content of the prior art put into evidence in this case;

2. The differences, if any, between each claim of the patent and that prior art;

3. The level of ordinary skill in the art at the time the invention was made;

4. Any objective indications of nonobviousness including the following secondary considerations, which may give light to the circumstances surrounding the origination of the subject matter of the >746 patent:a. Commercial success of the products or methods covered by the patent claims;

b. A long-felt need for the invention;

c. Failed attempts by others to make the invention;

d. Copying of the invention by others in the field;

e. Unexpected results achieved by the invention;

f. Praise of the invention by the alleged infringer or others in the field;

g. The taking of licenses under the patent by others;

h. Expressions of surprise by experts and those skilled in the art at the making of this invention; and

I. The patentee proceeded contrary to accepted wisdom of the prior art.

To be relevant to your determination of obviousness, any of these secondary considerations must have a connection, or “nexus,” to the claimed invention set forth in the patent claims. If a secondary consideration is unrelated to the claimed invention, but is instead attributable to something else, such as innovative marketing, then you should not consider it relevant to your obviousness determination.

If you conclude that the prior art discloses all the elements of the claimed invention, but those elements are in separate items, you must then consider whether or not it would have been obvious to combine those items. A claim is not obvious merely because all of the elements of that claim already existed. One test you may consider when determining an asserted claim of obviousness, is whether there was some teaching, suggestion, or motivation to combine the items in the prior art into the particular claimed combination.

The prior art also must be complete enough to enable one of ordinary skill in the art to practice the claimed invention without undue experimentation.

I will now describe in more detail the specific determinations you must make in deciding whether or not the claimed invention would have been obvious [...]

Le numéro de mai 2007 du bulletin des Partenaires fédéraux en transfert de technologie est maintenant disponible

Voir sur le site.

Injonction permanente accordée pour la contrefaçon d’un brevet et d’un dessin industriel pour des modèles de marches de piscine

Un bon exemple de comment un même produit peut être protégé par deux formes différentes de PI: les propriétaires d’un brevet et d’un dessin industriel pour des marches de piscine a réussi à obtenir une injonction et des dommages pour la vente d’un produit concurrent qui contrefaisait leur produit.

 Voir les détails à Industries Lumio (Canada) inc. c. Dusablon, 2007 QCCS 1204 (CanLII)

Attention aux amendements aux ententes de valorisation de la PI et de transfert de technologie dans les contrats avec les universités

Des inventeurs ont réussi en première instance à la Cour supérieure du Québec à faire déclarer qu’il y a eu manquement de l’Université de SHERBROOKE à son devoir de consultation, et de valorisation de la pi et du TT dans une entente de relative à la gestion de la propriété intellectuelle (pi) et du transfert technologique (tt) d’une invention résultant de leurs travaux, en effectuant un amendement sans les consulter.

 Voir les détails à:
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2007/2007qccs2291/2007qccs2291.html

Système de coopération d’examen de demandes de brevet entre le Japon et UK

Après le patent prosecution highway entre les États-Unis et le Japon, le Japon a signé une autre entente similaire avec le UKPO qui commencera en juillet 2007

Voir l’annonce:
http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm

Google patents offre maintenant le téléchargement de pdf de brevets US

Lorsque vous consultez un brevet sur Google Patents (www.google.com/patents), vous pouvez maintenant obtenir une version pdf du brevet consulté (voir dans le coin haut à gauche du résultat consulté)

Publication des nouveaux Règlements modifiant les Règlements sur les dessins industriels et les topographies de circuits intégrés au Canada

Voir le lien suivant en ce concerne les dessins industriels.

Voir le lien suivant en ce concerne les topographies de circuits intégrés.

Voici l’extrait pertinent expliquant la portée des changements:

Modifications relatives au Règlement sur les dessins industriels, au Règlement sur les topographies de circuits intégrés et au Règlement sur le droit d’auteur

Le Règlement sur les dessins industriels, le Règlement sur le droit d’auteur et le Règlement sur les topographies de circuits intégrés sont modifiés de manière à permettre à l’OPIC de remettre gratuitement des copies certifiées de certains documents à la Cour fédérale, ce qui réduira le fardeau financier des titulaires et des demandeurs désireux de défendre leurs droits.

Les règles de correspondance relatives à la réception du courrier dans le Règlement sur les topographies de circuits intégrés sont modifiées et autoriseront désormais, outre les modes de livraison actuellement prévus, la correspondance transmise par différents modes de communication. La modification vise à moderniser les dispositions pertinentes.

Publication des nouvelles Règles modifiant les Règles sur les brevets au Canada

Voici des extraits pertinents explicatifs (du RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION) des changements qui sont entrés en vigueur le 2 juin après l’enregistrement des règles le 3 mai dernier: (Voir le lien suivant pour les détails pour les Règles modifiant les règles sur les brevets)

Les modifications relatives aux Règles sur les brevets portent sur ce qui suit : a) le régime des petites entités; b) l’harmonisation du mode de présentation canadien des listages de séquences avec la norme du Traité de coopération en matière de brevets (PCT); c) les éléments de preuve exigés lorsque le demandeur n’est pas l’inventeur; d) les dispositions sur le remboursement; e) des précisions concernant certaines pratiques liées à l’entrée dans la phase nationale sous le régime du PCT; f) une série de modifications techniques.

En ce qui concerne le régime des petites entités:

• la définition de « petite entité » est modifiée et désigne désormais une entité dotée d’au plus 50 employés ou une université, qui n’est pas contrôlée par une entité dotée de plus de 50 employés et qui n’a pas transféré ou cédé par licence son obligation à une entité dotée de plus de 50 employés;
• le statut de petite entité à l’égard des demandes déposées en bonne et due forme est déterminé au moment du dépôt de la demande et, dans le cas des demandes PCT, à l’entrée dans la phase nationale;
• les demandeurs/titulaires de brevet doivent soumettre une déclaration de petite entité, jointe à la pétition ou déposée dans un document distinct, précisant qu’ils croient avoir le droit de bénéficier du régime des petites entités;
• la déclaration de petite entité doit être déposée au moment du paiement des taxes ou avant l’expiration du délai prévu;
• le commissaire aux brevets est autorisé à accorder aux demandeurs/titulaires de brevet une prorogation de délai pour effectuer un paiement correctif lorsqu’ils ont acquitté par erreur la taxe applicable aux petites entités;
• les paiements rectificatifs effectués dans le cadre du mécanisme de redressement sont acceptés à condition que le demandeur/ titulaire de brevet signe une déclaration attestant que la taxe applicable aux petites entités a été, à sa connaissance, acquittée de bonne foi et que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu;
• les demandeurs/titulaires de brevet sont tenus de payer la différence entre la taxe acquittée et la taxe applicable et d’acquitter la taxe relative à la demande de prorogation de délai.

Harmonisation du mode de présentation canadien des listages de séquences avec la norme PCT

La modification harmonise le mode de présentation canadien des listages de séquences avec la norme du PCT grâce à un renvoi à ce dernier dans les Règles sur les brevets. L’avantage de recourir à la technique du renvoi est que le mode de présentation canadien sera automatiquement modifié lorsque la norme de présentation du régime du PCT changera; ainsi, notre mode de présentation sera toujours en conformité avec la norme de présentation internationale, et le fardeau réglementaire des déposants sera moins lourd.

c) Éléments de preuve exigés lorsque le demandeur n’est pas l’inventeur

Pour permettre à l’OPIC de tenir ses dossiers à jour en ce qui concerne la chaîne de titres des demandes/brevets, les Règles sur les brevets exigent que le demandeur fournisse, lorsqu’il n’est pas l’inventeur, la preuve qu’il a le droit de demander et d’obtenir un brevet. Actuellement, le demandeur doit fournir cette preuve par voie d’affidavits et de déclarations solennelles et acquitter auprès du Bureau des brevets (c’est-à-dire l’OPIC) les taxes liées à l’enregistrement de ces documents juridiques.

Conformément à l’initiative du gouvernement qui vise à alléger le fardeau administratif des entreprises, cette exigence est remplacée par une exigence de présentation d’information par voie de simple déclaration dans la pétition ou dans un formulaire distinct. Chaque année, grâce à cette modification, environ 37 000 demandeurs n’auront plus à enregistrer les documents et à payer les taxes liées à l’enregistrement, ce qui représente une économie globale pouvant aller jusqu’à 3,7 millions de dollars par année.

d) Politique de remboursement

L’article 4 des Règles sur les brevets énumère les circonstances dans lesquelles un demandeur/titulaire de brevet peut demander un remboursement au commissaire aux brevets. Aux termes des Règles actuelles, aucune limite de temps ne s’applique aux demandes de remboursement. Pour des raisons administratives, un délai de trois ans est donc fixé. Ce délai accorde aux demandeurs/ titulaires suffisamment de temps pour qu’ils découvrent leur erreur; il allège en outre le fardeau administratif lié au maintien d’une responsabilité financière imposée indéfiniment à l’OPIC.

Le paragraphe 4(6) des Règles sur les brevets est également modifié et remanié de manière à indiquer clairement que les demandeurs/titulaires de brevet qui ont payé les taxes générales mais qui auraient pu payer les taxes applicables aux petites entités n’ont pas droit au remboursement de la différence entre les deux taxes.

e) Précisions concernant certaines pratiques liées à l’entrée dans la phase nationale sous le régime du PCT

Si le déposant souhaite obtenir une protection au Canada, l’OPIC doit recevoir une demande dûment remplie pour procéder au traitement de cette dernière. Actuellement, l’OPIC envoie une lettre de courtoisie invitant les déposants à présenter les documents exigés, mais il n’est nullement tenu de le faire. L’absence d’avis officiel de la part de l’OPIC pourrait entraîner comme conséquence imprévue qu’une demande soit abandonnée de façon irrévocable sans que le déposant ne soit informé par l’OPIC. Aussi, afin d’améliorer le service que l’OPIC offre aux entreprises, les Règles sur les brevets sont modifiées de manière à exiger que le commissaire aux brevets donne un avis aux déposants sous le régime du PCT pour les informer qu’il leur reste d’autres documents à fournir pour que leur demande soit complète. L’abandon de la demande ne surviendra pas tant que le déposant n’aura pas été avisé du fait qu’il manque des documents et qu’il n’aura pas eu la possibilité de répondre.

f) Modifications mineures

Conformément aux initiatives du gouvernement concernant la réglementation intelligente et l’allégement du fardeau de la paperasserie, des modifications sont proposées en vue d’améliorer et de faciliter les rapports avec l’OPIC et de faire place aux percées technologiques. Ces modifications comprennent ce qui suit : permettre que les nouvelles traductions remplacent les traductions erronées durant l’entrée dans la phase nationale sous le régime du PCT; permettre à l’OPIC de demander le retrait d’une demande d’entrée dans la phase nationale avant que la même demande ne puisse être déposée de nouveau; uniformiser le mode de présentation des formulaires électroniques; exiger seulement la version électronique d’un listage de séquences (au lieu de la copie papier); ne pas permettre qu’une marque de commerce, un mot inventé ou le nom d’une personne fasse partie du titre d’une invention; fournir gratuitement des copies certifiées conformes de certains documents à la Cour fédérale. Cette dernière modification permettra d’alléger le fardeau financier de certains propriétaires ou demandeurs désireux de défendre leurs droits en Cour fédérale.

Statistiques sur les dépôts de demandes de brevets au Japon

Le tableau du Bureau des brevets du Japon a des statistiques des 10 dernières années jusqu’à 2006. Voir sur le site.

Le PCT Newsletter de mai 2007 est disponible

Voir sur le site de l’OMPI:
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2007/pct_news_2007_5.pdf

Liste des outils de recherche en biotechnologie du USPTO-OEB-JPO

Un document intéressant avec une liste des outils de recherche des examinateurs du USPTO-OEB et JPO dans le domaine de la biotechnologie est disponible sur le site suivant.

OEB révoque un brevet de Monsanto sur les fèves de soya

Nature rapporte que l’OEB a revoqué un brevet vieux de 13 ans sur des fèves de soya génétiquement modifiées pour manque de nouveauté: Voir les détails dans l’article

Mémo aux examinateurs du USPTO suite à la décision KSR c. Teleflex

Des arguments pour répondre aux objections des examinateurs pour évidence:

[I]n formulating a rejection under 35 U.S.C. 103(a) based upon a combination of prior art elements, it remains necessary to identify the reason why a person of ordinary skill in the art would have combined the prior art elements in the manner claimed.

Voir le memo au complet

Cour fédérale: injonction interlocutoire refusée

Dans cette affaire de contrefaçon de médicament, la demande d’injonction interlocutoire a été refusée: voir Bayer Healthcare AG v. Sandoz Canada Incorporated, 2007 FC 352, (April 26, 2007)
http://decisions.fct-cf.gc.ca/en/2007/2007fc352/2007fc352.html

Cour d’appel fédérale: la suite de l’affaire Searle

La suite de cette décision qui portait entre autres sur la question d’un abandon suite à une réponse faite de “mauvaise foi” à un rapport d’examen en vertu de l’article 73 de la Loi sur les brevets, a pris une toute autre tournure à la Cour d’appel fédérale: la Cour a en effet déterminé que Searle était un demandeur à la date de la revendication (contrairement au juge de première instance) et sa divulgation publique qui invalidait le brevet en première instance est OK puisqu’elle était à l’intérieur de la période de grâce de 1 an:

[28]           It is apparent that the Applications Judge found Searle to be the applicant solely as a result of the assignments made in 1996.  Based on this finding, he held that Searle was not the applicant on the claim date (November 14, 1994) with the result that it could not benefit from the one year grace period provided in subparagraph 28.3(a) of the Act.

[29]           The ramifications of this finding are critical as the remaining issues that the Applications Judge proceeds to address hinge on his finding that Searle was not the applicant as of November 14, 1994.  Both his conclusion of obviousness and abandonment are dependant on this finding as follows.

[30]           First, Dr. Seibert’s disclosure at the June 1994 Conference and in the Seibert Article made the invention obvious and as Searle was not the applicant, these disclosures were not covered by the grace period.

[31]           Second, by failing to reveal that this information had been disclosed in responding to the examiner’s requisition relating to obviousness in October 1996, Searle exhibited bad faith and misled the examiner contrary to paragraph 73(1)(a) of the Act.  As a result, he concluded that the ‘576 Patent was deemed abandoned and thus, invalid.

[34]           In my analysis, reviewed on a correctness standard, in proceeding as he did, the Applications Judge did not afford procedural fairness to Searle, thereby committing an error of law (see McConnell v. Canada (Human Rights Commission), 2005 FCA 389 at para.7).  Furthermore, the determination that Searle is not the applicant under section 2 of the Act is not supported by the record.  It is true that the assignment agreements were only executed in May-July of 1996. However, this does not establish that Searle was not the owner of the invention as of the time of discovery.  Obviously, a person who is the owner of the rights of the invention can be an applicant.  In my view, the Applications Judge erred when he limited the definition of applicant in this case “to a legal representative of the named inventors Talley et al.” (see the passage of the Reasons for Judgment quoted at para. 27 above).

[...]

[39]           All documentary evidence on this record shows Searle as the applicant.  In addition, it is evident from Dr. Seibert’s oral evidence that she was hired by Searle as part of the biology team to perform research to investigate the potential use of compounds to treat inflammation that would minimize gastrointestinal toxicity.  Accordingly, it is clear that the Searle Researchers were hired to invent, and that any product they invented, belonged to Searle from the onset.

[40]           In my analysis, the assignments by the employees in 1996 simply confirmed Searle’s pre-existing right to the invention and were provided in accordance with the Patent Office’s procedure to have evidence on record as to who owns the patent prior to its grant.  The fact that the assignments were made for a nominal consideration supports that view.

[41]           In sum, it was not open to the Applications Judge to hold that Searle was not the applicant as of the claim date, both as a matter of procedural fairness and based on the record before him.

[42]           It follows, therefore, that as an applicant, Searle falls within the grace period provided for in subparagraph 28.3(a) of the Act and that any disclosure made by Dr. Seibert in June of 1994 or in her article, is exempt from any consideration as to obviousness.

Voir : G.D. Searle & Co. v. Novopharm Limited, 2007 FCA 173, (April 30, 2007)
http://decisions.fca-caf.gc.ca/en/2007/2007fca173/2007fca173.html

La Cour suprême des États-Unis restreint la portée extra-territoriale des brevets américains

Dans l’affaire Microsoft v. AT&T, la Cour suprême n’a pas tenu Microsoft responsable de contrefaçon pour des copies de Windows vendues à l’extérieur des États-Unis et qui contenaient des composantes logicielles brevetées aux États-Unis.
Une des conclusions de la Cour:

In short, foreign law alone, not United States law, currently governs the manufacture and sale of components of patented inventions in foreign countries. If AT&T desires to prevent copying in foreign countries, its remedy today lies in obtaining and enforcing foreign patents.

-Voir la décision
-Résumé de CNET

La Cour suprême des États-Unis tente de redéfinir le test du critère de non-évidence

La décision de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire KSR v. Teleflex sera longuement analysée au cours des prochaines semaines.  Premières conclusions: probablement plus de litiges avec des attaques sur la validité de brevets pour manque d’évidence et la Cour suprême n’a pas donné de test explicite pour clarifier entre autres l’identification d’une personne versée dans l’art de l’invention.

-La décision
-Commentaires de Patently-o
-Commentaire de Professeur Joshua Sarnoff
-Commentaire de Patent Baristas (”It will now be more difficult (read: more expensive than ever) to prosecute and obtain patents and easier to invalidate them.”)
-Commentaire de InventBlog
-Commentaire de Patent Prospector
-Résumé de CNET